No dia 5 de fevereiro, André Oliveira, sócio da Daniel Advogados, esteve em uma reunião com o INPI como um dos coordenadores do Comitê de Marcas da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI). Em conjunto com os demais coordenadores, André abordou preocupações relacionadas às regras recentemente estabelecidas para pedidos de caducidade ao Diretor de Marcas do INPI, Schmuell Lopes Catanhede.
Embora as diretrizes tenham oferecido maior clareza sobre alguns aspectos cruciais, como o tipo de provas aceitáveis para ultrapassar um pedido de caducidade, uma alteração em particular gerou controvérsia: conforme as diretrizes, o titular está dispensado de demonstrar o uso de sua marca registrada nos primeiros 5 anos após o registro.
Esse período de isenção trouxe muitas perguntas: em caso de um pedido de caducidade feito no primeiro dia após o período de 5 anos, o titular estaria isento de provar qualquer uso? Ou, pelo contrário, o proprietário seria obrigado a demonstrar o uso naquele único dia após os 5 anos? O cenário mudaria se o pedido de caducidade fosse feito dentro de 1 semana ou 1 mês após o período de isenção?
Segundo o esclarecimento trazido pelo Diretor de Marcas, o objetivo do período de isenção é permitir que o titular comece a usar sua marca dentro desse período, mas esse uso deve ser necessariamente concretizado, na pior das hipóteses, imediatamente após o período de 5 anos contados da concessão do registro. Em outras palavras, se o pedido de caducidade for feito no primeiro dia após o período de 5 anos, o titular poderá manter seu registro comprovando uso: a) no primeiro dia após os 5 anos da vigência do registro ou b) a qualquer momento durante esse período inicial de 5 anos. A vantagem para o titular é que o uso por um único dia será aceito como evidência válida se não iniciado nos primeiros 5 anos após a concessão
Por outro lado, se por algum motivo a marca não tiver sido usada nos primeiros 5 anos e durante o período de investigação subsequente (contado a partir da data do pedido de cancelamento), a isenção de 5 anos não favorecerá o proprietário da marca e o registro será cancelado, mesmo que o pedido seja feito imediatamente após os primeiros 5 anos de registro. Nesse cenário, o titular não se beneficiará do período de isenção.
Observamos um aumento no número de pedidos de caducidade após a divulgação das novas diretrizes e continuaremos monitorando as decisões do INPI para garantir que os entendimentos acima sejam seguidos.
Caso necessite de outras informações não hesite em entrar em contato conosco.