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Alterações inovadoras na averbação de contratos de tecnologia que você precisa saber

por , | Jan 6, 2023 | Client Alert, Transações Comerciais

Em 28 de dezembro de 2022 o INPI aprovou, em reunião de diretores, a adoção de alterações importantes no processo de averbação de contratos de tecnologia, e de entendimentos previamente sedimentados por este Instituto, que não só simplificam o processo de averbação, como também modificam a forma de celebrar contratos de tecnologia no Brasil.

Essas alterações visam atrair novos negócios e investimentos em inovação e tecnologia no país, ampliando as oportunidades de comercialização de ativos de PI, e alavancando o crescimento econômico, tecnológico e científico brasileiro.

  • Passará a ser aceito licenciamento de tecnologia não patenteada (know-how)

Era entendimento do INPI de que o know-how não poderia ser licenciado, visto que o conhecimento seria absorvido definitivamente pela parte brasileira. A partir de agora, o INPI passa a entender que o know-how não é necessariamente adquirido pela parte brasileira, podendo esta somente licenciá-lo e cessar o seu uso ao final do contrato.

Não se sabe ainda o impacto que isso terá nos prazos contratuais, que até então eram limitados a 5 anos, prorrogáveis por mais 5. Portanto, será preciso avaliar a posição que o INPI adotará no decorrer deste ano.

  • Passará a ser aceito o pagamento de royalties sobre pedidos de patente, de registro de marcas, desenhos industriais e outros ativos de PI

Até então, o INPI desconsiderava o pagamento de royalties para pedidos de patente, de registro de marcas ou desenhos industriais previstos em contrato de licenciamento. O Instituto, agora, em maior alinhamento com os princípios de liberdade econômica e autonomia contratual das partes, levantará os obstáculos no processo de averbação, para não inviabilizar tal pagamento. Desta forma, o certificado de averbação passará a refletir o disposto pelas partes em contrato no que tange prazo e royalties sobre pedidos.

Não obstante, o INPI ainda está estudando a natureza jurídica de tais pedidos e examinando o efeito desta remuneração no patrimônio das Partes e perante a Administração Pública.

O INPI também traz as seguintes alterações formais no processo de averbação:

  • Passam a ser admitidas as assinaturas digitais sem certificado ICP-Brasil;
  • Deixa de ser obrigatória a notarização e apostila/legalização, inclusive e-notarização e e-apostila, das assinaturas estrangeiras feitas em formato digital;
  • Deixa de ser obrigatória a rubrica de todas as páginas do contrato e anexos;
  • Deixa de ser obrigatória a assinatura de duas testemunhas quando o contrato contém uma cidade brasileira como local de assinatura; e
  • Deixa de ser obrigatória a apresentação do estatuto, contrato social ou ato constitutivo da licenciada brasileira.

Destacamos que a implementação efetiva destas atualizações dependerá de ajustes no processo eletrônico e de alterações de normas, como a Instrução Normativa 70/2017 e a Resolução 199/2017 do INPI. Portanto, será preciso aguardar as medidas a serem tomadas pela nova gestão do INPI em 2023.

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