Aferição da Infração de Patentes por Equivalência: uma Proposta

Após tipificar como crime a exploração de patentes de invenção e de modelo de utilidade por terceiros não autorizados pelo titular, a Lei da Propriedade Industrial (Lei nº. 9.279 de 1996 – LPI) preconiza, no seu artigo 186, in fine, que esses crimes se configuram ainda que sejam empregados “meios equivalentes ao objeto da patente”. A despeito disso, não há na LPI uma definição do que seriam “meios equivalentes”, de modo que o dispositivo estabelece uma norma penal aberta, carecedora de critérios legais objetivos para determinar a infração de uma patente por equivalência, cuja responsabilização atinge igualmente a esfera cível.

A justificativa e a origem histórica do instituto da infração de patente por equivalência estão relacionadas ao resguardo dos direitos do titular diante da impossibilidade prática de se prever e de se reivindicar, no momento do depósito do pedido de patente, todos os possíveis meios, existentes ou que ainda viessem a surgir, que seriam equivalentes ao invento patenteado e que, deste feitio, poderiam ser empregados para infringi-la. À proteção dos interesses do titular, entretanto, correspondem interesses de ordem socioeconômicos ligados ao âmago da Propriedade Intelectual.
A Propriedade Intelectual é um fator assaz importante na dinâmica dos mercados em geral e as patentes são particularmente relevantes na seara tecnológica. Com efeito, a Propriedade Intelectual indica até onde um agente pode ir sem adentrar na esfera de exclusividade legal de seu concorrente. Assim, o teor de uma patente, por exemplo, será responsável por informar a sociedade o que exatamente se encontra protegido e, portanto, não poderá ser explorado por terceiros não autorizados pelo titular enquanto a tecnologia não cair em domínio público. Por esse motivo, uma indefinição acerca daquilo que constitui ou não infração de patente gera efeitos perniciosos na dinâmica do mercado, na medida em que impossibilita aos concorrentes do titular demarcar com precisão as fronteiras que não podem ser ultrapassadas.

A Propriedade Intelectual objetiva, ademais, incentivar o investimento em pesquisa para o desenvolvimento de novas tecnologias. Nesse sentido, é vital que as patentes delimitem com exatidão o objeto sobre o qual recai a proteção, pois isso permitirá os chamados design around e patenting around, pelos quais pesquisadores e concorrentes buscam desenvolver soluções alternativas para o mesmo problema técnico, que contornem e escapem o objeto específico da proteção conferida pela patente.

Ambos esses aspectos restam prejudicados pela ausência de uma definição legal do que seria a “infração por equivalência”, uma vez que, mesmo adotando um produto ou processo que seja diverso daquele descrito e reivindicado pela patente, ainda assim um concorrente poderia ser surpreendido com a alegação de infração da patente por ter usado meios equivalentes. Assim, embora a Lei tenha por objetivo resguardar os legítimos interesses do titular da patente, cujo direito poderia ficar esvaziado caso fosse permitido infringir livremente a patente através do uso de meios equivalentes à invenção, uma concepção muito ampla do que seriam esses meios equivalentes seria maléfica ao desenvolvimento tecnológico, dificultando o design e o patenting around.
Logo, é necessário alcançar um equilíbrio entre esses dois interesses, o qual passa pela definição de critérios objetivos de averiguação do que seria a infração por equivalência. Como a Suprema Corte do Reino Unido colocou recentemente:

“Any patent system must strike a balance between the two competing factors (…), namely “a fair protection for the patent proprietor [and] a reasonable degree of legal certainty for third parties”. The balance cannot be struck on an ad hoc case-by-case basis without any guiding principles, as that would mean that there was no legal certainty”.

Destarte, a fixação de um critério de análise objetivo para a determinação da infração por equivalência é deveras relevante, a fim de dar segurança jurídica aos competidores que queiram introduzir tecnologias alternativas no mercado e de evitar que o julgador fique refém da metodologia de análise escolhida discricionariamente pelo perito judicial. Com esse Norte em mente, o presente artigo apresentará alguns dos critérios que foram adotados no exterior e precedentes nacionais sobre a questão. Por fim, proporá um critério para o Brasil que seja aceitável à luz do ordenamento pátrio.

Artigo publicado na Revista da ABPI, conteúdo completo em https://www.daniel-ip.com/wp-content/uploads/2019/07/ABPI_RAFAEL-SALOM%C3%83O.pdf

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